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董新凯:企业“走出去”的知识产权风险及防范

作者:董新凯来源:现代经济探讨 日期:2018年1月10日 14:18

本文发表在《现代经济探讨》2017年05期。

 

内容提要:我国“走出去”企业在海外面临被控侵犯知识产权、遭遇知识产权壁垒、自身知识产权受到侵害、在并购过程中遭受知识产权损害、遭受知识产权合同陷阱等风险。原因在于企业事先准备不够、境外知识产权储备不足、没有认真对待境外侵权指控、境外企业的刻意遏制及外部支持不力等。要有效防范海外知识产权风险,企业需要构建完善的风险防范体系,做好海外知识产权信息检索分析及知识产权尽职调查,提高出口产品技术含量,科学布局海外知识产权,积极组建海外知识产权联盟,有效利用多种外部资源。

 

关 键 词:“走出去”;知识产权;风险;防范

 

“一带一路”战略的深入实施使更多的企业“走出去”从事生产经营和投资贸易,参与国际竞争。但是,近年来,企业在境外遭受知识产权诉讼或“337”等知识产权侵权调查也日渐增多,很多企业因此遭受较大损失,甚至失去经过激烈拼争才获得的市场。面对日趋严峻的国际知识产权竞争形势,企业在“走出去”之前应认真评估其面临的知识产权风险,尽早作出谋划和安排。

 

一、企业“走出去”的主要知识产权风险

 

从多年来我国企业在境外因知识产权遭受的事件与损失情况看,企业“走出去”所面临的知识产权风险主要有五种。

 

    1.被控侵犯知识产权的风险

 

其一,遭受知识产权侵权诉讼。即当地企业在法院起诉,控告我国企业侵犯了其知识产权。从实践看,主要是我国企业被控专利侵权、商标侵权或者商业秘密侵权。常见情形是,我国企业的技术、商标被他人在境外抢先申请知识产权,申请者获得授权后又反过来控告我国企业的出口产品侵权;或者我国企业将引进技术改进后生产出口产品,产品出口到该外国时有可能与向我国企业提供技术的他国企业在该国的专利权产生冲突。

 

其二,遭受知识产权行政执法调查。其典型代表有三种:一是美国的337调查。我国为美国337调查的最大目标。截至2015年,我国连续14年为遭受“337调查”最多的国家,遍及电子、通信、化工、机械、轻工、医药、食品、服装等行业(谢凯等,2016),主要是专利侵权的调查。我国企业遭受337调查的败诉率也较高,常常是世界平均败诉率的2倍多。二是欧盟的展会侵权调查。欧盟执法部门在接到申请后往往会在国际展会上对我国参展产品进行大面积搜查;申请如果成立,便立即下达临时禁令并强制执行。我国企业因此不断遭到重创(徐慧等,2015)。三是海关执法。我国企业出口到欧美的产品在出口时经常被海关查扣,主要是涉及商标侵权。涉案企业大多为从事出口加工贸易且知识产权保护意识差的中小型加工贸易企业,它们以“代工”、“贴牌”生产为主,对国外企业供的图样、商标涉及的知识产权情况没有仔细鉴别就盲目接单。

 

    2.遭遇知识产权壁垒的风险

 

知识产权壁垒是指产品进口国通过高标准的知识产权要求增加产品进口的难度或者成本。相关数据显示,我国60%的出口企业遭遇过国外知识产权壁垒,每年损失达170亿美元(陈晓红等,2016)。知识产权壁垒的典型形式是将进口国企业所拥有的高水平技术纳入标准的范围,使进口产品难以达到相关标准或为达到标准出口企业不得不向进口国的专利拥有者支付高额使用费。比如,欧盟要求企业销售的打火机加装防止儿童开启的装置,而涉及儿童安全锁的专利技术大多由欧洲一些公司控制;美国、加拿大对企业销售的彩电也有类似的要求。

 

    3.自身知识产权遭受侵害的风险

 

一是被他人抢先申请知识产权。主要是我国出口产品的商标被当地企业抢先申请注册,出口产品涉及的技术成果被当地企业抢先申请专利。中国商标在海外遭到抢注早已不算新鲜,即便那些企业花费巨额资金打造的知名品牌也会落入他人之手。康佳、海信、联想、五粮液等耳熟能详的品牌都曾有过此种困境,最终不得不“买回”商标或者诉诸法律,甚至只好抛弃原有商标重头再来。在专利方面,进口国的竞争对手不仅抢先将我国企业的技术申请专利,还会跟踪和研究我国企业的专利技术,进行后续改进后申请新的专利,借此对我国出口企业实行专利围堵和技术超越。

 

二是知识产权申请受到不当影响。为了在当地进行知识产权布局或防止当地企业抢先申请知识产权,我国一些出口企业近些年积极在进口国申请相关知识产权,但这种行动却往往受到当地企业的恶意阻挠。比如,在高铁技术申请专利时,竞争对手会以公知技术、在先技术等名义,通过专利异议、专利无效方式,阻止本国专利审查部门对我国企业的专利申请进行授权,有时即使无法阻止授权,也会利用专利审查程序延缓目标专利的授权时间(黄贤涛,2011)。

 

三是知识产权受到当地企业侵害。如果进口国是知识产权保护水平较低的国家,我国的出口企业会面临先进技术、注册商标得不到有效保护的风险。我国企业在境外参展时,时常会因当地企业的抄袭而被迫撤销展览。我国企业在与当地企业合作过程中常有商业秘密被泄露的情形。在对外投资过程中企业还会遭受形形色色的知识产权资产流失。

 

    4.在企业并购中的知识产权风险

 

近年,我国企业的海外并购活动时有发生,但不少企业的海外并购并不算成功。中国企业海外并购近几年高达70%~75%的失败率,以及所遇到的普遍困难,大多数源于包括知识产权风险在内的法律风险方面的障碍(黄清华,2011)。这类知识产权风险有四种:一是知识产权价值评估风险。企业并购时往往先确定知识产权价值评估的基准日,但是,并购谈判时间经常很长,知识产权实际获得时的价值可能与基准日价格有较大偏差,再加上知识产权价值评估本身的复杂性,中国企业在并购时为相关知识产权所支付的金额很可能远高于其实际价值。二是所获的知识产权质量低的风险。一些企业在并购中所获知识产权的价值或质量要比预期低得多。比如,有些企业通过并购所获得的专利接近期满或相关的技术已经显得落后。三是知识产权权属不确定的风险,有时处于被收购企业控制或与其业务关联的知识产权可能是个假象,其真正的权属实际上归其他企业。四是所获知识产权与原有知识产权或者财产整合的风险。有些企业通过并购获得的知识产权与企业的业务或者其他知识产权并不匹配,不能发挥应有作用。

 

    5.知识产权交易与合同风险

 

企业在境外进行知识产权许可、转让、投资等交易,存在着价值评估不合理的风险,包括对外国企业的知识产权价值评估过高和对自身知识产权价值评估过低两种情况,还存在着知识产权权属有争议、所获知识产权非企业所需的核心技术等风险。另外,企业境外的很多经营活动一般以合同形式开展,这些合同有可能含有与知识产权相关的陷阱,即合同中隐含着一些不易察觉、对我国企业不公平或不合理的条款,或包括一些我国企业一般不愿接受的条款。

 

二、企业“走出去”知识产权风险的成因

 

知识产权风险的形成,既有企业自身的原因,也有竞争对手的原因,还有一些客观环境的原因。概括起来,有六个方面。

 

1.企业事先准备不足

 

不少“走出去”的企业在未对目标国及当地主要竞争对手的知识产权状况有较多认识的情况下就贸然出口商品或对外投资,盲目行动为其遭受知识产权风险埋下了巨大隐患。这种准备不足的体现有两点:(1)对境外知识产权相关情况认识不清。对进口国或交易对方所在国的知识产权法律、行政执法和司法状况没有进行必要的调查和分析;对进口国与交易标的相关的知识产权种类、数量、水平及竞争对手的知识产权拥有情况和维权情况缺乏必要的调查分析;对交易或收购所针对的特定知识产权没有进行细致的调查。(2)对境外知识产权的战略谋划不够。很多海外经营企业没有战略层面上的设计,未做到“产品未动、知识产权先行”,未将知识产权与企业的海外经营战略统筹考虑和有效整合;在实施海外并购时未对知识产权并购与企业整体发展规划的契合进行认真研究。

 

    2.在境外的知识产权储备不足

 

如果一个企业在境外的自主知识产权不多,就很容易遭受知识产权侵权指控。究其原因,一是因为它很难确保其所运用的技术成果是其自己的,误用属于他人知识产权保护范围的技术成果的可能性就会比较大;二是因为缺乏自主知识产权的企业对抗和制约当地企业的能力比较弱,当地企业更容易滥用其知识产权和诉讼机制,毫无顾忌地进行侵权指控。我国很多企业在境外遭受较多的侵权指控,原因正在于此。总体上看,我国企业自身的创新能力比较弱,在境外申请和布局的知识产权数量自然也就比较少;大部分“走出去”的企业主要是依靠资金和劳动力优势 ,真正依靠自主知识产权和品牌“走出去”的并不多。

 

    3.对待境外知识产权侵权指控的态度不端正

 

在境外遭受知识产权侵权指控后,如果我国企业积极应诉,不仅可以及时查明受到侵权指控的原因,积累有效应对侵权指控的经验,从而在以后避免类似行为,减少给当地企业进行知识产权侵权指控的借口和机会,还能增加当地企业获得理想结果的难度,挫伤其以后针对我国企业进行侵权指控的信心。但是,我国不少“走出去”的企业面对当地企业的知识产权侵权指控往往抱着消极应对的态度:有些企业因为不熟悉当地知识产权法律和诉讼制度,或者忌惮巨大的诉讼成本,干脆放弃应诉;有些企业虽然应诉,但缺乏胜诉决心和信心,抱着敷衍态度,不作精心准备。消极应对的后果是我国企业的败诉率很高,这反过来增强了当地企业进行知识产权侵权指控的信心,甚至助长当地企业恶意将侵权指控作为竞争手段的气焰。

 

    4.境外企业的刻意遏制

 

当今,企业利用知识产权的目的呈现多样化,知识产权侵权指控的功能也在发生变化。在欧美等知识产权强国,不少企业已经不再仅仅是为了维权和获得赔偿而发起知识产权侵权指控,侵权指控也不再仅仅是防御性手段,而是演变为一些企业遏制竞争对手和获取市场优势的攻击性手段。面对我国企业的强势发展,当地企业在通过正常竞争手段无法获胜时,便不惜动用知识产权侵权指控手段来阻挡或者排挤中国企业,即便它们明知中国企业事实上并未构成侵权。美国企业针对中国企业发起的很多知识产权侵权调查,完全是为了封杀来自于中国的产品,人为制造企业进入或立足于美国市场的麻烦。

 

    5.外部支持的力量不够

 

如果一国企业在面对国外企业的知识产权侵权指控时能够得到本国政府和行业组织的大力支持,其对抗和化解侵权指控的能力也会显著增强,境外企业也就不会随意将该国企业作为侵权指控对象。而且,得益于政府部门与行业协会周到的服务,企业在境外进行知识产权谋划、维权、预警分析等方面的能力都会提升,也就会减少其可能遭受的知识产权风险。日美等知识产权强国的政府部门和行业组织在这方面的作用尤为明显。日本同行业的企业间虽然具有相互竞争关系,但一旦行业中有企业遭到国外企业的诉讼,同行业间的其他企业往往会尽力帮助该企业;美国企业在海外遭遇诉讼时,也常常会有政府或国家相关机构的支持(杨宏芹等,2011)。反观我国,相关政府机构和行业协会在这方面还没有发挥明显作用,致使我国企业在境外面临知识产权侵权指控时常被各个击破,也培植了境外企业更多地对我国企业进行知识产权侵权指控的热情。

 

    6.“走出去”技术含量的提升

 

近些年,我国企业的创新能力逐步提高,“走出去”的产品和服务的技术含量也不断提升。一方面,“走出去”技术含量的提升增强了我国产品或者服务的竞争力,有利于企业在境外市场获得优势地位。另一方面,“走出去”技术含量的提升又意味着我国企业在境外面临着更高层次的竞争,由传统的以价格为核心的低端竞争发展为以知识产权核心的高端竞争。技术与知识产权是欧美发达国家跨国公司的传统优势所在,我国“走出去”企业技术含量的提升,不可避免地触动这些国际竞争对手的领地和奶酪,自然会引起这些国外企业利用知识产权诉讼等手段进行围堵挑衅。同时,我国企业产品或服务技术含量的增加也必然容易与进口国企业的技术发生交叉和冲突,从而在事实上产生知识产权侵权嫌疑。我国“走出去”企业技术含量的提升,意味着它们会在进口国拥有更多知识产权,也就容易成为当地技术落后企业侵犯知识产权的对象。

 

三、企业防范“走出去”知识产权风险的对策

 

    1.构建完善的海外知识产权风险防范体系

 

企业海外知识产权风险的防范是一项系统工作,要有一套完整的风险防范体系,才能产生全面、持续防范效果。企业的知识产权风险防范体系主要涉及四个方面:一是专门的海外知识产权战略,该战略应与企业整体的发展战略有机融合。二是专项规章制度。规章制度应覆盖企业面临的主要海外知识产权风险点,它既可实现风险防范的长效化,也能增强全员的风险防范意识。三是稳定的知识产权专业队伍,这是长期跟踪和分析境外知识产权风险的需要。企业知识产权专业人员应当具有较强外语及信息检索能力,熟悉本企业产品或服务的技术特点和品牌状况,熟悉目标市场的情况和主要竞争对手,了解目标市场的知识产权法律和相关司法与执法情况。四是协调运用多种防范机制的方案。企业可以运用的境外知识产权风险防范机制,包括企业的自我防范体系、 政府的公共防范平台、行业组织的社会防范资源和中介机构的服务力量,企业应当有一套整合运用这些防范机制的方案。

 

    2.加强海外知识产权信息检索与分析

 

知悉海外知识产权的实际状况是企业防范“走出去”知识产权风险的基础,加强海外知识产权信息检索与分析也就成了知识产权风险防范的常规工作。其主要内容有四项:一是海外本行业知识产权状况的搜集与分析,包括海外目标市场的知识产权总体情况、主要的知识产权人、各类知识产权的分布情况,在目标市场主要的知识产权竞争对手和潜在的诉讼对手。对国外主要竞争对手的知识产权状况进行认真搜集和动态跟踪,分析其与本企业产品的关联性,研究其薄弱环节,分析其产品与本企业知识产权的关联性。二是海外竞争对手知识产权行动的搜集与分析,包括海外竞争对手的知识产权管理水平及主要管理措施,其专利标准化和知识联盟等情况,其知识产权许可、转让等交易情况,其知识产权维权情况(维权行动针对的重点知识产权、主要区域、主要对象以及其维权的特点和动向)。 三是海外知识产权法律规则的搜集与分。在此基础上熟悉并尽快适应目标市场的知识产权法律规则,合理利用这些法律规则以规避相关知识产权风险。四是海外知识产权执法情况的搜集与分析。主要是海外目标市场的知识产权行政执法机构、执法力度和动态,以及知识产权司法队伍素质、司法保护力度、司法裁判标准及司法保护成本等情况。基于前述检索分析,企业还应对其知识产权体系进行专项“体检”,找出防范和应对海外知识产权风险的缺陷。

 

    3.做好海外知识产权尽职调查工作

 

企业每一项具体经营活动所涉及的知识产权事项都有特殊性,弄清企业在海外每一个特定交易活动所涉及的知识产权事项,就能有针对性地防范该交易活动涉及的知识产权风险。针对特定交易的海外知识产权尽职调查也就显得尤为必要。特别是像跨国并购这样涉及面广、利益关系重大的交易,知识产权尽职调查更是一项核心事务。知识产权尽职调查不是锦上添花的表面文章,而是企业收购及并购,特别是跨国企业并购中生死攸关的事项(曹伟,2015)。 为了更加周密地防范交易涉及的风险,尽职调查应当尽可能覆盖相关的各种知识产权情况。以跨国并购为例,知识产权尽职调查的内容包括:并购目的与知识产权的关联性;被并购方关键的知识产权资产是否包含其中;知识产权资产的权属是否明晰;目标方附属企业知识产权资产的权属情况;并购对目标方知识产权协议的影响;知识产权的价值;并购后知识产权资产的转移问题(所在国法律的相关规定或限制);知识产权侵权风险和责任的承担等。知识产权调查可以由企业自己的人员进行,也可以由企业委托专业机构调查,应当充分发挥目标市场当地知识产权中介服务机构的作用。

 

    4.提高出口产品的自主知识产权比重

 

对大部分“走出去”企业而言,提高出口产品的自主知识产权比重可以更好地防范知识产权风险。其主要原因在于:第一,更多地采用自主知识产权,产品或服务在事实上侵犯目标市场所在国企业知识产权的概率会减少。第二,有较多的自主知识产权,在被控侵权时会有较强的对抗和反制能力,能使境外竞争对手在提出侵权指控时有一定顾忌。第三,自主知识产权能使企业增加利用当地企业知识产权的筹码,可以正当地获得自己需要的当地企业的知识产权,不至于冒着侵权风险去使用这些知识产权。事实上,“走出去”并取得成功的企业基本上都是拥有自主知识产权并不断创新的企业,如海尔、华为、中兴等。如果“走出去”企业拥有自主知识产权,即使遭遇知识产权风险,也能成功化解。例如,因拥有自主专利,虽然天津海鸥集团2008 年后4年间年年在海外遭到瑞士制表厂商发起的围绕着海鸥高端产品“陀飞轮”手表的知识产权诉讼,但却获得了四连胜(顺德,2013)。 基于这些经验,“走出去”企业应在技术创新和品牌创造的基础上尽早在目标市场所在国申请更多的专利和注册商标。

 

    5.科学进行境外知识产权布局

 

除尽可能在目标市场所在国获取更多知识产权授权外,企业还应对这些知识产权进行科学布局,才能对当地竞争对手形成很大制约。科学的境外知识产权布局应符合以下要求:(1)恰当的知识产权国别布局。企业应根据其在不同国家的业务特点和竞争对手情况,就知识产权类型、知识产权数量、知识产权申请时机等作差异化的布局。(2)不同类型知识产权的合理组合。企业应根据自己使用、构筑防护体系及应对竞争对手等不同需求,谋划和申请不同层次、不同功能的知识产权,比如,构筑由“核心专利、外围专利、防御专利、竞争专利”构成的专利保护体系。(3)针对竞争对手薄弱环节的知识产权布局。充分研究竞争对手专利的保护漏洞,在其薄弱环节申请专利;围绕竞争对手的核心专利,从不同的实现方案、效果、应用等角度进行扩展,申请大量外围专利。(4)专利标准化的积极推进。企业应在国际技术标准的制定中争取主动,努力将自主专利技术标准化,从而提高其专利在国际市场上的地位,借此制约其他拥有标准必要专利的竞争对手。(5)与境外企业的专利联盟或交叉许可。企业应在境外积极参与专利联盟,以便使用更多自己需要的互补性技术,减少侵权的概率,并可利用联盟的力量对抗其他竞争对手。(6)应对境外知识产权风险的专业人才布局。企业应通过内部专业人员的储备、境内专业人才的梳理与联络、境外目标市场所在国专业人才的搜集与沟通,为应对境外知识产权风险准备好人力资源。

 

    6.积极组建海外知识产权联盟

 

我国“走出去”企业相互之间应努力构建海外知识产权联盟,其重要价值在于:从整体上增强企业应对海外知识产权侵权指控和保护自身知识产权的能力;提高企业应对海外知识产权纠纷的信心,减少消极敷衍现象;使海外涉案的企业在知识产权案件解决后能够保持竞争能力,减少“走出去”企业“打赢”官司却拖垮企业的情形。企业的海外知识产权联盟可以有三种情况:一是同一个行业的“走出去”企业进行联合,二是同一个地区的“走出去”企业进行联合,三是在同一个目标国从事生产经营活动的“走出去”企业进行联合。这种联盟可以单纯在企业之间形成,也可以由企业、行业组织、中介服务机构等多种性质的主体联合组建。

 

    7.有效利用外部知识产权资源

 

基于海外知识产权风险的复杂性和多样性,任何一个企业很难单独防范和应对,有必要适当借助外部的专业力量和资源。“走出去”企业通常需要寻求三种外部支持:(1)借助知识产权中介服务机构的力量,加强与高端知识产权中介服务机构的合作,进行海外知识产权战略策划。利用知识产权中介服务机构的检索分析能力,进行海外知识产权风险预警和知识产权调查;聘请境内外富有经验的中介服务人员协助应对海外知识产权法律纠纷。(2)借助行业组织的力量。行业协会在海外知识产权风险应对上有多种作用:一是风险提示与预警,主要是定期发布海外知识产权风险提示及相关重要信息,单独或与政府部门一起编制地区或国别知识产权指南,及时收集并向企业反馈有关“337 调查”等境外行政执法的进展情况。二是帮助企业提升海外知识产权竞争能力。主要是引导外向型企业进行协同技术创新;推动企业结成海外知识产权保护联盟;联合企业协同应对境外企业在知识产权方面的不正当竞争或垄断行为。三是有效发挥沟通协调作用。可以在“走出去”企业之间进行必要的信息沟通、经验交流或组织海外知识产权风险研讨,帮助企业进行海外市场调研,代表企业就相关政策措施向我国政府提出建议,代表企业与境外执法部门沟通与协调,为企业的海外知识产权事务提供指导。(3)借助政府部门的力量。我国的政府知识产权主管部门和其他相关部门可以为“走出去”企业防范和应对知识产权风险提供形式多样的资金支持(如发起组建专项风险基金)、必要的信息支持(如构建信息平台、提供海外活动指南等)、专业人才培训支持等帮助。

 

参考文献:

 

1.谢凯、程振轩、王晓刚:《我国铁路“走出去”视角下的知识产权风险探因》,《中国铁路》2016年第1期。

 

2.徐慧、周婕:《中国企业“走出去”遇到的知识产权问题及其原因探析》,《中国发明与专利》2015年第6期。

 

3.陈晓红等:《浅谈国外知识产权壁垒对中国制造“走出去”的影响》,《中国经贸导刊》2016年第6期。

 

4.黄贤涛:《中国高铁“走出去”的知识产权机遇和挑战》,《中国发明与利》2011年第8期。

 

5.黄清华:《企业国际化法律风险管控中国律师大有可为》,《国际商报》2011年10月8日第A03版。

 

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(编辑:肖哲媛)

所属类别: 期刊论文

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